彭学龙:如何限制连续不使用之注册商标的请求权?
2019年1月31日      ( 正文字号: )
[ 导语 ]
       在注册主义模式下,商标注册虽不以使用为前提,权利行使和注册维持却有赖于实际使用。注册商标无正当理由,连续不使用达法定期间,可依法被撤销,一经撤销,原专用权人就丧失所有请求权。而现今中国商标法第64条仅规定未能证明三年内使用过该商标的注册者丧失赔偿请求权,而非所有请求权。由于请求权限制的效力仅及于个案,而注册商标一经撤销即丧失全部法律效力,则民事判决与行政裁定有可能发生冲突。中南财经政法大学知识产权研究中心教授彭学龙的论文《论连续不使用之注册商标请求权限制》,在考察注册商标连续不使用请求权限制的制度基础,并进行实证分析之后,就中国商标法相关制度的完善提供了建议。
一、连续不使用之注册商标请求权限制的制度基础

在采注册主义的国家,商标专用权源于注册,注册商标即使尚未实际使用,注册者亦因注册而享有完整的权利。注册主义国家特别重视注册者使用商标的义务。无正当理由连续不使用的,注册商标所有人不仅丧失所有请求权,而且经任意第三人提起,可由商标注册机构撤销,这就是商标法上的“使用强制”。注册商标因连续不使用而请求权受限与可被撤销,均属违反“使用强制”的法律后果,“使用强制”构成注册商标连续不使用请求权限制的制度基础。

(一)商标法上的“使用强制”

1994年,TRIP s协定第19条对“适当的期间”提出具体要求,“如果要求使用才可保留注册,那么只有在至少连续三年未使用后才可取消注册,除非商标所有人提出有效的理由说明存在着使用该商标的障碍。”中国以三年为“适当期间”,并规定于商标法中。人们习惯将注册商标无正当理由连续三年不使用撤销制度简称为“撤三”。

“使用强制”的要旨还在于,注册者要维持其商标注册乃至阻止与之相冲突之权利的产生或存续,就必须在市场交易中按照促成其功能发挥的要求使用该商标。

以德国为代表的欧盟国家在注册商标“使用强制”的制度设计上,相比于亚洲的中国和日本,体系更为完整,适用效果更加协调。

德国商标法中,“使用强制”的实体规范主要集中在第25条和第26条,而程序性规定则分散在第43条第1款、第49条第1款和第55条第3款等。由此可见调整“使用强制”的法律条款在德国商标法中所占比重,这也从一个侧面反映出“使用强制”在注册主义商标法制中的重要地位。

第26条从正面界定注册者使用商标的义务,其他条款则分别规定在不同情形之下,注册者违反使用义务的法律后果。第26条对“使用强制”的正面宣示规定是中国商标法所欠缺的。

在德国,违反使用义务的法律后果可概括为两个:注册商标所有人欲起诉他人侵权,只要被告提出不使用抗辩,其所有请求权均会被排除;对于连续五年无正当理由不使用的注册商标,任何人均可请求德国专利局或者法院撤销注册。“连续不使用”常常成为竞争者攻击注册商标所有人的锐利武器。

德国商标法上的“使用强制”已形成一个逻辑严密的完整体系,其中所包含的各种法律程序在运行与裁判上能保持协调一致。

(二)中国商标法“使用强制”的不足:注册商标请求权限制的缺失

就民事审判对连续不使用之注册商标请求权的限制而言,中国法院从21世纪初即开始进行探索。然而,“商标使用强制”还存在诸多缺陷,有待进一步完善:首先,现行商标法有关“使用强制”的正面规定依然模糊,明示商标注册人使用义务的法律文件位阶明显偏低。其次,行政程序对连续不使用之注册商标请求权的限制仍有欠缺。再次,民事程序对连续不使用之注册商标请求权的限制尚可改进。最后,这种限制只能适用于注册满三年的商标。

二、连续不使用之注册商标请求权限制与撤销制度的协调

本章拟从注册商标连续不使用请求权限制与撤销制度协调运行的角度就“商标使用”的认定标准、侵权诉讼如何处理“撤三”请求做些许探讨,最后剖析“注册商标不使用即无赔偿”论的误区与矫正。

(一)“商标使用”民事与行政认定标准的协调

无论在民事诉讼中限制连续不使用之注册商标的请求权,还是基于连续不使用提出撤销请求,注册商标连续三年不使用的认定和证明都是前提和关键。

实践中,侵权诉讼中法院在认定原告是否实际使用了其注册商标时,所采用的标准要高于“撤三”程序。更准确地说,就是民事审判中认定标准要高于行政确权乃至司法审查程序。而无论是在一般民事诉讼中还是在“撤三”行政程序及其司法审查过程中,“商标使用”的认定标准也并非一成不变,而是应当结合具体案情灵活把握。

(二)侵权诉讼与“撤三”程序的衔接

根据现行商标法第64条第1款,如果“撤三”程序和侵权诉讼程序分别推进,当注册商标被撤销,而注册者在民事程序中依然可以行使除损害赔偿请求权以外的其他请求权,两种程序的裁判结果有可能相互冲突,最有效的路径就是修改现行商标法第64条第1款,让无力对抗被告不使用抗辩的原告丧失所有请求权。如此一来,民事诉讼程序和“撤三”行政程序分别按照各自的逻辑运行,最终裁判结果完全可以做到相互“兼容”。

(三)“不使用即无赔偿”论的误区与矫正

在商标侵权诉讼中,原告注册商标使用的实际情形固然会影响损害赔偿额的计算,但武断地认为商标不使用即无损害,因而即便侵权成立,侵权者也无需赔偿损失,则不仅违背商标注册制度的基本理念,而且与商标侵权案的实际状况不符。

就中国来说,只要商标注册未满三年、他人行为构成侵权,无论该商标是否实际使用,其专用权人受到损害在法律上就是必然的,理应有权行使各种请求权以获取充分救济,并恢复权利的圆满状态。

三、结论

在体系上,对连续不使用之注册商标请求权应合理限制,同时这种限制又必须与连续不使用撤销制度保持协调。本文试就我国商标法相关制度的完善提出以下建议:

首先,修订现行商标法第48条,使之成为有关商标使用强制的基础条款,从而正面明确规定商标注册人“规范使用和连续使用注册商标”的义务。

其次,建立起完整的请求权限制规则。将现行商标法第64条第1款修改为:“注册商标专用权人起诉他人商标侵权的,被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的,如果该商标注册已届满三年,人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,不得行使本法所赋予的各项请求权。”

再次,在专用权人提起的异议或者无效宣告程序中,赋予被申请人连续三年不使用抗辩权。

最后,对“商标使用”的举证规则与证明标准进行深入研究,适时制定和修订司法解释、修订《商标审查及审理标准》,分别就民事诉讼和行政确权程序中商标使用的认定提供指南。由于民事程序不涉及注册商标撤销,在认定“商标使用”时可采用适当高于行政程序的标准。

 

 

(实习编辑:王琪,未经授权不得转载)

 

 

文献链接:《论连续不使用之注册商标请求权限制》

 

[ 参考文献 ]

本文选编自彭学龙:《论连续不使用之注册商标请求权限制》,载《法学评论》2018年第6期。
【作者简介】彭学龙,中南财经政法大学知识产权研究中心教授。

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编辑:郭咪萍

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