曹新明:商标侵权理论之多维度思辨——以“今日头条”诉“今日油条”案为例
2022年6月6日      ( 正文字号: )
[ 导语 ]
       目前,广州知识产权法院开庭审理字节跳动公司(“今日头条”商标注册人)诉今日油条公司等三被告侵害商标权及不正当竞争纠纷一案引发热烈讨论,本案争议焦点在于,“今日头条”商标权是否可以认定为驰名商标并进行跨类保护?原被告之间是否存在不正当竞争关系?对于“商标滑稽模仿”引起的纠纷应当采取哪种解决方式?对此,中南财经政法大学知识产权研究中心曹新明教授,从商标基础理论出发,分别从普通注册商标维度、驰名商标维度、商标滑稽模仿维度以及不正当竞争维度进行思考,考察被告行为是否侵犯原告商标专用权。
一、商标侵权之判断基准分析

使用商标的行为是否侵犯他人的注册商标专用权,有以下五个判断基准:基准1:被告使用商标的行为须为在经营活动中从事的生产经营活动。如果不在商业活动中使用或者以非商标指示性方式在经营活动中使用商标,并不构成商标侵权。所谓“以商标指示性方式使用”就是以商业为目的,使用该商标符号,实现该符号所代表的商标价值。基准2:被告在生产经营活动中以商标指示性方式使用商标须与他人注册商标相同或者相近似。基准3:被告使用商标的商品或者服务须与原告注册商标核定使用的商品或者服务同种类。判断此商标与彼商标是否相同或者相近似,并不仅仅只是单向度地考察俩商标构成要素和组成图案,还需要同时考察俩商标使用的商品或者服务是否同种类。基准4:被告使用商标的商品或者服务与原告的商品或者服务造成混淆。需要分两种情形考察:第一,根据我国现行《商标法》第57条第1项规定,假如被告的商标与原告的商标相同且二者使用的商品或者服务是同一种的,可以直接判定构成商标侵权;第二,除第一种情形之外,需考察俩商标使用的商品或服务是否同种类易混淆。注意:驰名商标除外。基准5:原告的注册商标在我国是否受保护。如果被告在原告的注册商标被注销后使用该商标或者原告的注册商标被宣告无效的,不构成商标侵权。

二、被告商标与原告商标相似性研判

若将“今日头条”商标作为普通注册商标研判,判断被告的“今日油条”商标是否侵权,需要同时满足前述五项基准。首先可以肯定,被告使用其注册商标的行为属于“商标指示性使用”行为,符合基准1。

第二,从基准2角度判断,被告的“今日油条”商标与“今日头条”商标都是由四个汉字构成,有三个汉字相同且都是红色,其构成要素及其整体图案的主要部分好像是相近似的。然而,“今日头条”商标实际上是由一个时间限定词“今日”、一个位置限定词“头”加上一个信息量词“条”组成的常用词组。“今日油条”也是普通常用词组,没有独创性,这两个词组都与人们的日常生活联系的十分紧密,如果不作特别提示或者暗示,普通消费者基本上不会把“今日油条”当成“今日头条”。因此,依据“消费者(相关公众)”标准判断,这两件商标是不相同也不相近似的。

第三,从基准3角度看,被告商标与原告商标使用的商品或者服务不属于相同种类。被告“今日油条”商标使用的商品和服务是普通老百姓日常早晨的小吃油条、豆浆等,原告“今日头条”商标使用的商品和服务是媒体信息及其网络传播,二者存在明显差异。

第四,从基准4角度看,依《商标法》第57条第2项规定,除“双同”商标侵权不必特别考察“来源混淆”之外,其他的商标侵权行为需要考察是否造成“混淆”。“混淆”包括两种情形:一种是已经造成了实际的混淆;另一种是被告使用商标的行为具有造成混淆之虞(可能性)。只要两件商标相互之间的“混淆”或者“混淆之虞”是可以调和的,并非是非此即彼的一种结果,就可以认定两者共存。“今日油条”商标与“今日头条”商标分别与其核定使用的商品或者服务相结合时,几乎没有造成混淆的可能性。退一步讲,假如说“今日油条”商标与“今日头条”商标初看起来有些相近似,也可能寻找到两者共存的方案。

由于“今日头条”商标正处于有效期内,基准5就没有必要考察了。通过以上对侵权判断五项基准的分析,基本可以得出被告“今日油条”商标没有侵害原告“今日头条”商标专用权的结论。

三、将“今日头条”作为驰名商标研析

如果“今日头条”商标被认定为驰名商标,对其保护可以跨类至“不相同或不相类似的商品或者服务上”。但即便如此,原告指控“今日油条”公司的侵权也不必然成立。第一,从构成要素、词汇以及商标本身几个方面看,“今日头条”商标都不具有独创性,而是一个日常口语化的词组商标,其显著性很弱,只能是通过在商业活动中使用产生后生显著性。这种后生显著性的商标,即使被认定为驰名商标,其跨类保护也会受到限制。

第二,具体实践中,依《商标法》第13条第3款规定,驰名商标效力延及至不相同或者不相类似商品或者服务上,只具有可能性,并不具有必然性,必须满足:(1)该商标是注册商标;(2)他人将该驰名商标使用在不相同或者不相类似商品或者服务上“误导公众”;(3)致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害。

第三,就本案而言,最明确的延伸障碍是被告公司将“今日油条”商标使用在早餐食品上,并不必然产生“误导公众”的效果。“今日油条”商标的使用与“今日头条”商标没有直接或者间接的利益关系或者利益冲突,不会淡化其驰名商标的知名度或者显著性,不会损害其公司的商誉和实际利益。

四、从商标滑稽模仿角度看被告的行为是否侵权

商标滑稽模仿主要是指戏仿者采用滑稽、幽默、夸张或者搞笑形式模仿他人的商标或者广告的构思或者情节,以凸显其瑕疵,讽刺其俗套,产生喜剧效果,具有攀附性、夸张性、原创性。基于言论自由的价值理念,这种滑稽模仿通常被认为是对被戏仿商标的合理使用,不构成商标侵权。但是,如果超过法律规定的限度,形成对他人商标商誉或者使用该商标的商品或者服务的贬损、丑化或者损害,则可能构成商标侵权或者不正当竞争。结合“今日油条”商标的特征,可以将“今日油条”商标当作对“今日头条”滑稽模仿。

依据商标侵权基础理论,戏仿行为构成对被戏仿商标侵权的具体表现为(1)对被戏仿商标(驰名商标)的淡化。即被戏仿商标为驰名商标,并且戏仿商标构成对被戏仿商标商誉的丑化,对被戏仿商标显著性的弱化,或者对被戏仿商标知名度的退化。(2)戏仿商标与被戏仿商标相混淆。即戏仿商标与被戏仿商标相同或者相近似,使用戏仿商标的商品或者服务与使用被戏仿商标的商品或者服务造成混淆。因为“今日油条”商标与“今日头条”商标本身并不相同也不相近似,在小吃食品上的使用,没有弱化、丑化“今日头条”商标,也没有造成“今日头条”商标知名度的退化。因此,从戏仿商标对被戏仿商标淡化角度看,也不构成侵权。

五、本案被告使用“今日油条”商标是否构成不正当竞争的研判

在竞争法领域,人们普遍将竞争关系定位于广义竞争关系,不再局限于狭义竞争关系。但是,一般情况下,反不正当竞争法所调整的市场竞争关系仍然以狭义竞争关系为主体,以广义竞争关系为补充。无限度地延及至非同业经营者之间的经营活动,有可能造成反不正当竞争法的过度滥用。“今日头条”诉“今日油条”不正当竞争案例中,原告公司的经营范围专注于网络媒体信息的传播。被告主要经营早餐油条,与原告不存在传统意义上的竞争关系。根据我国现行《反不正当竞争法》,被告的行为并没有划归入第二章“不正当竞争行为”中的任何一项,如果强行认定被告的行为构成不正当竞争,只能依据第2条第2款规定来认定。事实上,本案中被告的戏仿行为并没有扰乱市场经营秩序,并没有损害原告的合法权益,更没有损害消费者的合法权益。因此,被告使用“今日油条”商标从事早餐制作销售并提供相应服务的行为,不构成不正当竞争。

六、结论

普通注册商标维度、驰名商标维度、商标滑稽模仿维度以及不正当竞争维度“今日头条”诉“今日油条”商标侵权与不正当竞争纠纷一案进行辩证研判,总体上认为今日油条公司的行为初看起来似有不妥,但实际上并没有构成对今日头条商标的侵害,也不构成不正当竞争,只不过是一种滑稽模仿行为。但该行为应注意方式方寸,被告最好的做法是:企业名称中的字号、商标等可以用“今日油条”,但是,装潢包装、门脸设计以及菜单等就自己设计出一套与之相适应匹配的方案,减少过分傍名牌搭便车蹭流量的嫌疑,毕竟市场经营者进行公平、诚实的经营活动才是正道。

 

 

本文文字编辑杨诗恒。本文未经原文作者审核。本文为中国民商法律网“原创标识”作品。凡未在“中国民商法律网”微信公众号正式发布的文章,一律不得转载。

 

 

文献链接:《商标侵权理论之多维度思辨——以“今日头条”诉“今日油条”案为例

[ 参考文献 ]

本文选编自曹新明:《商标侵权理论之多维度思辨——以“今日头条”诉“今日油条”案为例》,载《政法论丛》2022年第1期。
【作者简介】曹新明,中南财经政法大学知识产权研究中心教授。

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